Патентування об'єктів промислової власності в зарубіжних країнах є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і юридичними особами України. Відповідно до Конституції України суб'єкти патентних прав мають право володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм об'єктами промислової власності. Але повної і безмежної свободи права не буває. Немає її і в патентному праві. Свобода розпоряджатися своїм об'єктом промислової власності також певною мірою обмежена. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування.
Чинне законодавство України про промислову власність декларує загальне правило, що відповідає наведеному припису Конституції: «Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах» (п. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 p.). Це правило стосується й інших об'єктів промислової власності.
Проте законодавець тут встановив і певне обмеження. До подання заявки на одержання охоронного документа на об'єкт патентування в орган іноземної держави, у тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити її про наміри здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи повідомлення про заборону закордонного патентування даного об'єкта не надійде, заявник має право подати заявку до патентного органу іноземної держави.
З наведеної норми випливає кілька висновків.
1. Об'єкт промислової власності, який передбачається запатентувати за кордоном, має бути спочатку запатентований в Україні.
2. Зазначене правило стосується також і міжнародної заявки. Міжнародною визнається заявка, подана відповідно до Договору про патентну кооперацію.
3. Закордонне патентування можливе лише з дозволу Установи. Дозвіл на закордонне патентування надається у формі відсутності заборони Установою закордонного патентування.
4. Усі матеріали про закордонне патентування в обов'язковому порядку проходять через Установу.
Установа може в необхідних випадках дозволити запатентувати об'єкт промислової власності в іноземних державах раніше встановленого строку.
Закордонне патентування здійснюється відповідно до Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах № 164/700 від 1 червня 1995 р. або Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах — 163/699 від 1 червня 1995 р.
Наведені інструкції визначають порядок розгляду заявки про наміри здійснити патентування об'єкта промислової власності в іноземних державах відповідно до чинного законодавства України про промислову власність.
Будь-яка фізична чи юридична особа може виступати заявником закордонного патентування. Таке саме право належить будь-якому правонаступникові заявника. Звичайно, правонаступництво має бути засвідчене відповідним документом. Заявник не зобов'язаний особисто вести справу із закордонного патентування, він може це доручити будь-якій особі в установленому законодавством порядку. Але варто наголосити, що заявку про намір здійснити закордонне патентування того чи іншого об'єкта промислової власності можна подавати до Установи лише після подачі до Установи заявки на патентування цього самого об'єкта в Україні. Тобто чинним законодавством України про промислову власність закордонне патентування об'єкта промислової власності до патентування цього самого об'єкта в Україні не допускається.
Найчастіше заявка про намір здійснити патентування об'єкта промислової власності в іноземних державах подається одночасно із заявкою на видачу патенту України на цей самий об'єкт.
У заявці про закордонне патентування має бути зазначено: заявник в Україні; держава патентування; процедура патентування; мета патентування.
До заявки про закордонне патентування має бути доданий повний комплект заявки на об'єкт промислової власності — копія заяви про видачу патенту України на цей самий об'єкт; опис об'єкта; формула винаходу; креслення та інші ілюстративні матеріали; реферат. Якщо йдеться про патентування промислового зразка, то має бути доданий комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу.
До заявки про закордонне патентування обов'язково має бути доданий документ, що засвідчує подання заявки на об'єкт промислової власності в Україні (розписка про прийняття заявки, рішення про встановлення дати подання заявки, повідомлення про можливість проведення експертизи по суті). Зазначені вимоги стосуються також і патентування за Договором про патентну кооперацію.
До матеріалів заявки про закордонне патентування входить також експертний висновок про можливість опублікування матеріалів про об'єкт промислової власності у пресі та інших засобах масової інформації. До заявки додається документ, що засвідчує повноваження довіреної особи чи правонаступництво.
Заявка має бути підписана заявником, який несе відповідальність за подану інформацію.
Установа України після відповідної реєстрації поданої заявки про закордонне патентування розглядає зазначену заявку і після розгляду надісланих матеріалів надсилає заявнику довідку про їх одержання. За результатами розгляду заявочних матеріалів на закордонне патентування Установа приймає рішення про можливість закордонного патентування чи про його недоцільність.
Але може статися так, що надіслані матеріали не відповідають установленим вимогам. У такому разі Установа повідомляє заявника про це і пропонує доповнити надіслані матеріали чи виправити їх протягом визначеного строку. Розгляд заявки припиняється до надходження виправлених матеріалів або додаткових документів. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до Установи заявник не надішле необхідних документів чи виправлених матеріалів, заявку визнають такою, що не була подана.
З приводу закордонного патентування важливим є питання про його оплату. Вище підкреслювалося, що процес закордонного патентування досить тривалий і дорогий. Виникає запитання: за які кошти має здійснюватися патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. у п. 4 ст. 32 було сказано: «Витрати, пов'язані з патентуванням винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа». Із цього Закону від 1 червня 2000 р. зазначена норма зі ст. 37 виключена. Проте у законах України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» такі норми збереглися. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» взагалі не містить норми про витрати на патентування сорту в іноземних державах. Отже, існує певна розбіжність про визначення джерел витрат на закордонне патентування об'єктів промислової власності.